Über Werbung mit fremden Markennamen

Das Ziel eines jeden Unternehmens ist es, sich auf dem Markt von weiteren Mitbewerbern abzuheben. Als bewährtes Mittel zu eben dieser Zielerreichung gilt die Werbung. Doch erfolgreiche Branding-Kampagnen kosten ebenso viel Zeit wie Geld. Unglücklich also, wenn einfach der Mitbewerber auf die eigene erfolgreiche Kampagne aufsetzt und die eigenen Unternehmenskennzeichen nutzt, um auf eigene Produkte aufmerksam zu machen. Eben eine solche Ausnutzung fremder Marken steht grundsätzlich das Markenrecht entgegen. Es schützt den Inhaber einer Marke vor der unberechtigten Nutzung durch Dritte. So weit, so bekannt. (Falls nicht, erfahren Sie hier mehr zum Markenschutz sowie der Anmeldung und Eintragung von Marken)

Der aufmerksame Leser wundert sich nun womöglich, denkt er (oder sie) an die kürzlich in allen Medien erschiene Werbekampagne des Telekommunikationsanbieters 1&1. Denn obwohl dieser die Farbe Blau in der Unternehmenskommunikation bevorzugt, bedient sich 1&1 in der Werbung nicht nur eines magentafarbenen Basecaps, nein auf diesem ist auch noch klar das Logo der Telekom zu erkennen. – Setzt 1&1 sich nun einfach über die Regelungen des Markengesetzes hinweg? Nun, um diese Antwort vorwegzunehmen: Nein, es handelt sich um den Fall einer (in Deutschland immer noch selten zu sehender) zulässigen Form der vergleichenden Werbung nach § 6 UWG.

Mit einer ähnlichen, aber etwas komplexeren Form der vergleichenden Werbung hatte sich nun der Bundesgerichtshof (BGH, Urteil vom 02. April 2015, Az. I ZR 167/13) auseinanderzusetzen. Hier vertrieb der Betreiber eines Onlineshops Staubsaugerbeutel. Staubsaugerbeutel gelten als wenig sexy und Kunden suchen hier der Einfachheit halber wohl gerne nach der bekannten und geschützten Marke „Swirl“. Eben solche Beutel waren jedoch nicht im Sortiment enthalten. Um auch Kunden, die vorrangig nach Beuteln der Marke „Swirl“ suchen, auf die eigenen Produkte aufmerksam zu machen, ließ sich der Onlinehändler einen kleinen Kniff einfallen. Gab man im Suchfeld des Onlineshops den Begriff „Swirl“ ein, so erschienen Staubsaugerbeutel, jedoch keine der Marke „Swirl“ selbst. Der Grund dafür lag in der Beschreibung der Produkte. Die vom Onlinehändler vertriebenen Beutel wurden zwar mit eigener Bezeichnung, aber mit dem hier beispielhaften Zusatz „ähnlich Swirl PH 86“ beworben. Dagegen klagte die Inhaberin der Marke „Swirl“ und berief sich auf eine Verletzung ihrer Markenrechte sowie eine unerlaubte Rufausnutzung. Letztere liegt immer dann vor, wenn das Ansehen, das einem Unternehmen oder dessen Produkten oder Dienstleistungen im Verkehr zukommt, vom Werbenden ausgenutzt oder beeinträchtigt wird, indem dieser geschützte Marken des Unternehmens in unerlaubter Weise verwendet.

Nach Ansicht der Markeninhaber ist genau das hier geschehen, so dass sie als Klägerin deshalb von dem Shop-Betreiber, dem hier Beklagten, die Unterlassung der Nutzung der geschützten Wortmarke „Swirl“ sowie der ebenfalls geschützten Produktbezeichnungen begehrte.

Liegt eine Markenrechtsverletzung vor?

Der Erwerb des Markenschutzes gewährt dem Inhaber der Marke ein ausschließliches Recht (§ 14 Abs. 1 MarkenG). Das bedeutet, dass der Markeninhaber die Marke nutzen und nach Belieben mit ihr verfahren kann. Dritten ist es untersagt, die Marke ohne Zustimmung des Inhabers im geschäftlichen Verkehr - damit ist jede wirtschaftliche Tätigkeit (auch Werbung!) gemeint - zu nutzen. Demnach hätte die Beklagte die Marken der Klägerin nur dann nutzten dürfen, wenn eine solche Zustimmung vorlag. Es dürfte keine Überraschung sein, dass diese Zustimmung gerade nicht gegeben wurde.

Aus diesem Grund kommt auch der BGH hier zu dem Ergebnis, dass die Benutzung eines mit der Marke eines Mitbewerbers identischen oder ihr ähnlichen Zeichens durch einen Werbenden in einer vergleichenden Werbung zu dem Zweck, die von ihm angebotenen Waren oder Dienstleistungen zu identifizieren, eine Benutzung für die eigenen Waren und Dienstleistungen des Werbenden darstellt (so schon EuGH, Urt. v. 18.06.2009, C-487/07 - L“Oreal/Bellure). Mit anderen Worten: Die Beklagte verstieß insoweit dem Grunde nach mit der Nutzung gegen das ausschließliche Recht der Klägerin.

Das Ende vom Lied?

Nein, denn wie bei jedem Grundsatz gibt es auch hier eine Ausnahme. Diese findet sich unter dem Stichwort „vergleichende Werbung“. Vergleichende Werbung ist jede Werbung, die unmittelbar oder mittelbar einen Mitbewerber oder die von einem Mitbewerber angebotenen Waren oder Dienstleistungen erkennbar macht (§ 6 Abs. 1 UWG). Diese Regelung geht auf die Umsetzung einer EU-Richtlinie zurück und enthält den Grundsatz, dass vergleichende Werbung im Regelfall zulässig ist, solange sie nicht unlauter - mit anderen Worten: nicht fair - betrieben wird.

Der Onlinehändler könnte in diesem Fall also durch die Verwendung der fremden Marke „Swirl“ auch im Rahmen der grundsätzlich zulässigen vergleichenden Werbung „unfair“ (also unlauter und damit rechtswidrig) geworben haben, wenn er dadurch den guten Ruf des Markeninhabers ausgenutzt hätte (§ 6 Abs. Nr. 4 UWG).

Vergleichende Werbung als Rufausnutzung?

Der BGH hatte sich demzufolge mit der Frage zu beschäftigen, wann durch die Nutzung fremder Marken der Ruf des Wettbewerbers in unlauterer Weise ausgenutzt wird und wann nicht. Dazu führte er einerseits aus, dass das bloße Ausnutzen der Bekanntheit des Wettbewerbers unlauter ist, wenn der Werbende „sich in den Bereich der Sogwirkung des bekannten Zeichens begibt, um von seiner Anziehungskraft […] zu profitieren […].“ Andererseits ist Sinn und Zweck einer vergleichenden Werbung gerade, die Verbraucher auf die Existenz und Gleichwertigkeit von Konkurrenzprodukten hinzuweisen. Dieser Zweck könne aber dann nicht erfüllt werden, wenn die zu vergleichenden Konkurrenzprodukte vom Werbenden nicht genannt werden dürften. Deshalb gelte es in jedem Fall gesondert zu beurteilen, ob der Werbende lediglich am Erfolg des Mitbewerbers teilhaben möchte oder ob er im Rahmen eines Vergleiches hauptsächlich auf seine eigenen Produkte aufmerksam machen will. Im vorliegenden Fall entschied der BGH letzteres. Die Beklagte nutzte den Ruf der Klägerin, um auf die Existenz der von ihr vertriebenen Staubsaugerbeutel aufmerksam zu machen. Zu diesem Zweck durfte sie die Marken der Klägerin nicht nur vergleichend verwenden, sondern auch im Rahmen des Onlineauftritts mit ihren eigenen Produkten in unmittelbaren Bezug setzen. Und damit hat der BGH in diesem Fall entschieden, dass die vergleichende Werbung unter Nutzung des fremden Markenkennzeichnens „Swirl“ zulässig war.

Produktsuche und Werbung im Internet - Da war doch was?

Hierbei könnte man auf den ersten Blick einen Widerspruch zu Entscheidungen des BGH im Bereich des Keyword-Advertising im Rahmen von Google-Adwords erblicken. Denn dabei darf Werbung (iwS) für Produkte, die aufgrund der Eingabe eines Keywords, welches einem anderen Markeninhaber zuzuordnen ist, gefunden werden (z.B. Anzeige eines Blumenversenders bei Eingabe des Suchwortes „Fleurop“), nur in einem räumlich von der Trefferliste getrennten und mit dem Wort „Anzeigen“ gekennzeichneten Werbeblock erscheinen.

Warum gilt das im vorliegenden, doch eigentlich ähnlichen Fall, nicht? Nun, der BGH führt dazu aus, es sei für eine vergleichende Werbung nun einmal erforderlich, dass die Marke und die Artikelbezeichnung der Konkurrenten bei den Angeboten des Werbenden und nicht getrennt davon erscheinen. Die Kennzeichnung als „Anzeige“ dürfte auf den Verbraucher schließlich eine andere Wirkung haben, als der direkte Vergleich zweier identischer Produkte. Weiter ginge durch eine räumliche Trennung der zu vergleichenden Produkte der Vergleichscharakter ja gerade verloren.

Das heißt, der Unterschied zur Rechtsprechung in Bezug auf das sonstige Keyword-Advertising im Rahmen bezahlter Anzeigen ist hier in der vergleichenden Werbung zu sehen.

Fazit

Dem Markeninhaber steht das ausschließliche Nutzungsrecht der Marken zu. Im Falle der vergleichenden Werbung können jedoch auch Mitbewerber des Markeninhabers dessen Marken nutzen, sofern der Vergleich nicht unlauter betrieben wird. Insbesondere die Ausnutzung des Rufes eines Markeninhabers kann jedoch eine unlautere Praxis begründen. Folglich ist es vom konkreten Einzelfall abhängig, ob die Nutzung fremder Marken rechtmäßig erfolgt. Als Faustformel lässt sich aber festhalten, dass durch vergleichende Werbung dann keine unlautere Rufausnutzung betrieben wird, wenn mit dem Vergleich vordergründig auf eigene Produkte des Werbenden aufmerksam gemacht werden soll. Ist das - möglichst kostengünstige - „Aufspringen“ auf den Erfolg des Konkurrenten die Motivation des Werbenden, so liegt hierin eine unrechtmäßige Nutzung der fremden Marke, die etwaige Unterlassungs- und Schadensersatzansprüche nach sich ziehen kann. Um dies zu vermeiden, sollte sich daher schon frühzeitig mit den Gefahren der Verwendung fremder Marken auseinandergesetzt werden.

Nina Diercks, M.Litt (University of Aberdeen) ist Rechtsanwältin und Partnerin der Kanzlei Dirks & Diercks in Hamburg und Gründerin wie Autorin des Social Media Recht Blog.

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